国枫观察 | 创新创投中职务技术成果法律风险识别与管控（上）

职务技术成果权属问题是创新创业中的基础性法律问题，关系到技术来源的合法性，而创新创业活动则围绕技术研发及技术成果商业化展开。在当前高校职务科技成果赋权改革2.0时代，职务技术成果如何赋权既合规又更有利于成果商业转化，是实务中重点关注的问题。职务技术成果同时也是IPO法律尽职调查和问询回复中的重点问题，在发行人设立、板块定位、大陆地区之外经营情况、主要资产、重大影响诉讼仲裁、核心技术人员等核查环节，均涉及职务技术成果的核查。上市法律服务领域在IPO法律尽职调查和问询答复中已经积累丰富的核查和答复经验，本文主要从知识产权以及司法裁判规则的角度，对职务技术成果相关问题展开讨论和分析，供投资人、技术创新人员、创业公司和拟上市公司参考。

本文分文上、下两篇。上篇主要讨论与职务技术成果认定相关的若干基础性或共性法律问题。下篇将结合最高院发布的指导案例，对专利法中职务发明创造的认定规则和考量要素进行归纳和总结。

技术来源和职务技术成果权属之所以引起各方主体和IPO监管机关的注意，主要原因在于核心技术人员的履历背景展现出灵活多样的创新模式。

如上图所示，根据技术人员的兼职、离职方式不同，技术人员创新模式可以分为，兼职创业、离职后全职创业、先兼职后离职三个类别。兼职创业常见于高校教师，他们在保留学校教职的情况下，另行设立创业公司进行科技成果转化。此种模式又可以细分为经原单位同意的兼职和未经原单位同意的兼职。离职后全职创业模式中，技术人员从原单位离职后，全职进入新单位创业或者自己创办公司创业。此种模式下，新旧单位之间往往存在直接竞争关系。先兼职后离职模式可以细分为两种情况，第一种情况是，高校教师先在自己创办的公司兼职创业，待公司IPO申报或过会前，再从高校离职，全职进入公司。第二种情况是，职工在职期间就开始筹划设立与所在单位具有竞争关系的新公司，待新公司发展一段时间后，再从原单位辞职，全职进入新公司[1]。

灵活多样的创新模式体现出技术人才流动在创新创业中的重要性，同时也引发各方主体之间的利益冲突。

在上述各类创新模式中至少涉及三方权益主体：原单位、新单位和技术人员，各方主体有着不同的利益诉求。

新单位看重的是技术人员在原单位的研究方向和专业经验。技术人员在原单位工作过程中掌握和积累的与其所从事的工作有关的知识、经验和技能，除属于单位的商业秘密情形外，构成技术人员人格的组成部分，技术人员有权在新单位利用这些知识、经验和技能进行创新创业 [2]。这就容易导致技术人员在新单位承担的研发任务、工作内容与原单位相似。就原单位而言，其对技术人员在职期间或离职后一定期限内的创造性劳动成果享有支配权和收益权，其权属应当归原单位所有。当技术人员履历背景展现出流动性时，产生对职务技术成果权属的质疑在所难免。尤其技术人员为发行人实际控制人、创始团队核心成员、首席科学家、核心技术人员时，更容易引起监管机关对技术成果来源的质疑。

以上介绍了常见的创新模式，及其引发职务技术成果质疑的内在原因。在此我们还可以思考，既然多样化的创新模式容易引起对职务技术成果权属的质疑，那么创新模式对职务技术成果权属认定是否有影响？会不会因为创新模式不同而有不同的认定结论？

在讨论如何认定职务技术成果归属之前，本文先回顾技术成果的类型及其法律特点，避免在实务工作中遗漏或忽视某些技术成果。

《民法典》在第八百四十七条规定了职务技术成果的认定标准，《科技成果转化法》在第二条给出了科技成果的原则性定义，但这两部基础性法律均没有具体规定技术成果的范围或类型。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定，技术成果，是指利用科学技术知识、信息和经验作出的涉及产品、工艺、材料及其改进等的技术方案，包括专利、专利申请、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计、植物新品种等。《职务发明条例草案（征求意见稿）》第四条拟规定，本条例所称发明，是指在中华人民共和国境内完成的，属于专利权、植物新品种权、集成电路布图设计专有权或者技术秘密保护客体的智力创造成果[3]。可见，技术成果尚无统一的类型界定，但至少包括专利、技术秘密、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权等类型。而不同的技术成果，其权利获得、权属公示及权属变动效力产生方式也有所不同。本文归纳如下：

如上图所示，专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权有专门的法律或法规规制，技术秘密则规定于《反不正当竞争法》。专利权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权，须经有关行政主管部门审查符合授权条件后授予，并发给授权证书，权属采用公示原则。技术秘密则完全不同，需要企业通过自身的合规管理行为，才能产生符合法律保护条件的竞争利益。技术秘密没有行政机关审查授权，也就没有授权证书。计算机软件自创作完成时自动产生著作权，无需行政机关审查授权。实践中的软件著作权登记证书，实行自愿登记原则，登记部门不进行实质审查，权利人可以办理登记，也可以不办理，均不影响权利的享有和行使。著作权登记证书仅是认定著作权归属的初步证据。

专利权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权的权属变动，须经主管部门办理完毕权属变更登记手续后方发生权属变动效力，技术秘密和软件著作权的权属变更则在转让双方约定的变更条件成就时发生权属变动。

以机器人为例，如上图所示，机器人可以包括硬件、软件等多方面技术创新，对于机器人硬件结构的创新，可以采用专利保护，对于运行控制软件，可以采用计算机软件著作权保护，对于数据、模型参数、源代码等具有市场竞争利益的技术信息，可以采用技术秘密进行保护。从技术形态看，一项技术或产品可以包括多种类型的技术成果。从技术生命周期观察，在研发阶段，相关技术内容还没有对外公开，可以采用技术秘密进行保护。在样机发布阶段，由于部分技术信息将被披露，可以采用专利与技术秘密结合的方式进行综合保护。在产品量产销售阶段，可以进一步叠加软件著作权，进行全方位立体保护。在不同的技术生命周期阶段，可以采用不同类型的知识产权进行保护，从而形成不同的技术成果。因此，一项技术或产品可以包括多种类型的技术成果。

当我们在实务工作中分析、讨论职务技术成果相关法律问题时，例如在进行IPO法律尽调，或协助客户与前雇主进行技术成果权属切割时，应当结合具体的技术形态、技术生命周期，对不同类型的职务技术成果进行全面的发现和梳理。不但要关注具有授权证书的专利，还要关注没有授权证书的非专利技术，不但要关注取得登记证书的软件，还要关注未办理登记证书的软件。这样才能与技术创新和创业的社会实践相匹配。

另外，鉴于技术秘密、软件著作权的权属变动效力的产生方式与专利权、集成电路布图设计专有权和植物新品种权不同，在核查技术成果权属时，还应基于不同的法律特点，核查相应的法律文件。

权属适用约定优先是民法的一般规则。对职务技术成果权属确定，首先根据意思自治原则，尊重当事人的约定，以约定优先似乎是当然选择。然而，在专利法领域，何种情况下可以采用约定方式确定职务发明的权属，曾存在争论。2000年《专利法》第二次修改时，在第6条新增第3款规定：“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”该条款被认为在专利法领域建立了职务发明约定优先原则，允许发明人与所在单位通过订立合同的方式来约定利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的权属。然而，由于该新增条款与第6条第1款相关术语表述不同，就约定优先原则的适用范围引发了激烈讨论。

《专利法》第6条第1款界定了职务发明的认定标准，具体为：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”。第1款术语表述为“主要是利用本单位的物质技术条件”，第3款术语表述为“利用本单位的物质技术条件”，少了“主要是”三个字，显然两个条款的范围不同，“利用本单位的物质技术条件”包括了“主要利用”和“次要利用”两种情况。由此引发的疑问是，“主要利用本单位的物质条件”所完成的发明创造，是否也可以约定归属 [4] ？ 执行本单位的任务显然也利用本单位的物质条件，执行本单位的任务是否也可以约定归属？

对于以上疑问，有观点认为，专利权作为私权应当尊重当事人意思自治，无论何种类别的职务发明，均允许单位与发明人自行处置其权属。“主要利用”和“次要利用”往往难以区分，第3款之所以如此规定，可以为单位和雇员提供更多的选择余地 [5] 。不同观点认为，第3款约定权属条款主要用于不是主要利用单位物质技术条件得到的发明创造，而非用于对第1款的补充规定 [6]。

那么在实务中，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造是否可以通过合同约定权属？通过该等约定取得的技术成果权属是否存在权利瑕疵？在IPO上市前原单位为核心技术人员出具的无职务发明纠纷或不属于职务发明的《情况说明》等文件，其有效性的法律依据何在？对此，本文通过当前司法政策和相关案例进行探讨。

2004年最高院发布的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款规定，法人或者其他组织与其职工就职工在职期间或者离职以后所完成的技术成果的权益有约定的，人民法院应当依约定确认。该条款在2020年该司法解释修订时予以保留。2020年由最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编的《民法典合同编理解与适用（四）》在分析民法典第八百四十七条关于职务技术成果及财产权归属时指出，雇主与雇员不管以何种形式约定技术成果的权益，只要该约定本身不能依据《民法典》相关规定被认定为无效或者可撤销或可变更，法院都应当从其约定判定权利归属。即使是职务技术成果，只要当事人有效约定权属归完成人，法院就应当尊重 [7]。可以看出，就民法层面的司法政策而言，对于不同类型的技术成果或职务发明，司法审判机关秉持意思自治、约定优先原则，并在具体案件审判中予以落实。

在（2024）最高法知民终1033号职务发明权属纠纷案件中，最高院认为，涉案专利虽是梁某与广东某公司劳动、人事关系终止后1年内作出的职务发明，但是双方订有合同，对涉案专利权的归属作出了约定，故应当从其约定，涉案专利权归梁某所有。该案中，涉案职务发明属于“执行本单位的任务”所完成的发明创造，不归属于“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造。可以看出，最高院在司法审判实务中，并不区分技术成果类型或职务发明类别，均适用约定优先原则。

既然可以将职务发明约定为非职务发明，那么能否将非职务技术成果约定为职务技术成果？实践中，一些单位出于维护自身竞争优势的目的，在与员工签署职务发明相关协议或条款时，除了重申法律法规有关职务发明的规定外，还约定员工在职期间或离职后一定时间内做出的非职务发明，其权属归单位所有。此种约定是否有效？司法实践又如何认定？

在（2023）最高法知民终144号案件中，最高院认为，涉案保密协议相关条款意在约定，吴某利用个人时间完成的不是执行本职工作且未使用某公司物质技术条件的技术成果，如果与某公司存在竞争性，技术成果的知识产权归属于某公司。对于自然人在职期间或离职一段时间内完成的非职务作品，虽然单位可以通过与作者签订合同的方式约定该软件的著作权归属于单位，但是在理解相关合同约定时，必须遵循公平原则和诚信原则，结合双方签订合同的背景和目的、作品与作者工作任务的关系、行业惯例、单位为著作权支付的对价等因素确定相关约定的含义，合理解释相关合同约定，避免出现用人单位与劳动者之间利益失衡，确保公民进行科学研究、文学艺术创作的自由得以实现。

可以看出，就能否将非职务技术成果约定为职务技术成果这一问题，最高院的态度是，原则认可单位与员工之间可以约定归单位所有，但该约定未必一定有效，需要结合具体案情，在利益平衡的基础上予以判断，如果在对约定条款存在不同理解或诠释空间时，应当作出不利于合同提供方即用人单位的解释。

将职务技术成果约定为非职务技术成果，更为有利于发明人利益，将非职务技术成果约定为职务技术成果，更为有利于单位利益，但有可能被认为该约定无效，或被严格解释而难以发挥实际作用，那么实践中如何平衡发明人与单位之间的利益？如何确保约定有效？专利法经典教材对此做了部分总结，实务中可以参考：[8]

第一，在将职务发明创造约定为非职务发明创造的情况下，出于维护单位的利益，单位可以主张在合同中约定下列各项：

（1）发明人、设计人返还或者部分返还利用本单位的物质技术条件所应当支付的费用；

（2）单位可以无偿实施该发明创造：

（3）单位作为申请并获得专利权的共同权利人：

（4）发明人、设计人不得将专利权转让给单位的竞争对手：

（5）发明人、设计人许可单位的竞争对手实施其专利的，应当事先征得单位的同意：

（6）单位可以分享发明人、设计人通过实施或者许可他人实施其专利获得的经济利益等。

第二，在将原本属于非职务发明创造约定为职务发明创造的情况下，发明人、设计人可以主张在合同中约定下列各项：

（1）单位免收发明人、设计人利用本单位物质技术条件作出发明创造应当支付的费用；

（2）单位应当向发明人、设计人支付不低于或者高于《专利法实施细则》所规定的奖励和报酬：

（3）单位应当积极组织实施获得专利权的发明创造，不得消极对待，否则发明人、设计人有权要求变更权属；

（4）单位在规定期限内自己未予实施也未许可他人实施的，可以将专利权无偿或者低价转让给发明人、设计人；

（5）单位对该发明创造作出改进并意欲申请专利的，应当另行与发明人、设计人订立有关合同：

（6）发明人、设计人可以继续利用本单位的物质技术条件，对该发明创造作出改进等。

本文认为，上述这些可约定事项不但有利于平衡发明人与单位之间的利益关系，也是判断权属约定是否有效的考量因素和判断依据。如果权属协议约定了上述事项，就为论证权属约定的有效性和合理性提供了论证依据。当然，鉴于创新创业的灵活性，以及不同的商业目的安排，上述约定事项并非穷举，也不必然适配于各种情况，实务中，应根据技术成果的具体类型、类别、应用领域、创新模式等，进行具体选择和安排。

就职务技术成果权属约定的适用范围而言，依据民法层面的司法政策和裁判规则，无论何种类型、何种类别职务技术成果，其权利归属均适用约定优先原则。就权利归属方式而言，既可以将职务技术成果约定为非职务技术成果，也可以将非职务技术成果约定为职务技术成果。需要注意的是，在约定职务技术成果权属时，应当平衡技术成果完成人与单位之间的利益，尤其在将非职务技术成果约定为职务技术成果时，可以结合前述经验总结，对双方权利义务做出合理安排，以确保权属约定的效力。

在IPO法律实务中，当发行人核心技术人员与原单位进行职务技术成果切割时，可以关注出于维护单位利益的相关约定是否构成对发行人的权利限制、是否影响技术成果和知识产权的独立性。在核查发行人技术成果来源时，还可关注是否存在将非职务技术成果约定为职务技术成果的情况，如果存在此等情况，应重点核查权属约定的有效性，避免权属来源存在瑕疵或潜在纠纷。

具有涉外因素的职务发明创造包括两种情形，一是发明创造在中国完成，但在外国申请有专利，二是发明创造在外国完成，但在中国申请有专利。法律问题是，能否适用中国专利法中的职务发明制度确定以上两种涉外职务发明创造的权利归属？

这一问题实际涉及到涉外民事关系法律适用问题。理论观点认为，按照国际私法的属地管辖原则，只要发明创造是在中国境内完成的，则无论是确定在中国申请专利的权利归属，还是确定在外国申请专利的权利归属，都应当适用中国法律。同理，对于在外国完成的发明创造，无论是确定在所在国申请专利的权利归属，还是确定在中国申请专利的权利归属，应当适用发明完成地国家的法律[9]。

2013年上海高院发布《上海市高级人民法院职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》，其中第1条规定，应根据发明创造完成地来确定申请专利权利的归属。在中国大陆完成的发明创造，在外国申请专利的情况下，依据中国专利法认定发明创造属于职务发明创造的，发明人、设计人有权依据中国专利法，要求获得相应的奖励与报酬。这一规定的理由是，这种权利归属的确定原则符合企业与职工（雇主与雇员）双方对发明创造权利归属的预期，因为通常来说，企业与职工（雇主与雇员）总是从当地法律的规定出发来预见法律后果的 [10]。

在上海市高级人民法院（2014）沪高民三（知）终字第120号案件以及广东省高级人民法院（2018）粤民终1824号案件中，法院均在依据中国专利法认定中国境内完成、在国外申请专利的发明创造为职务发明创造的前提下，支持发明人依中国法律规定主张获得职务发明发明人报酬的请求。

根据前述司法裁判经验和规则可以看出，对于在中国境内完成、在国外申请专利的发明创造而言，司法实践与理论观点一致，适用我国专利法认定中国境内完成、在国外申请专利的发明创造是否构成职务发明。

随着中国企业出海战略的实施以及在全球产业链中扮演越来越重要的角色，越来越多的中国企业，在国内完成发明创造后，不但选择在中国申请专利，还根据其海外经营需求，积极在海外布局专利。还有企业在海外设立研发中心，海外完成的技术成果返回至中国布局专利等。简言之，中国企业享有的涉外因素发明创造越来越多。在IPO法律尽职调查和问询答复中，发行人海外经营情况、海外知识产权等也是重点核查的问题。对于发行人具有涉外因素的发明创造，除了核查法律状态等信息外，也需要关注是否涉及职务发明创造权属纠纷等问题。

对职务技术成果权属争议的时效问题，我国《专利法》等法律没有规定，最高人民法院司法解释也未作规定，我国早期曾存在一定的争议。有观点认为，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算，自涉案专利授权公告之日，原单位就应当知道其权利被侵害，应该自涉案专利授权公告之日计算诉讼时效。另一种观点认为，权属争议是绝对权的确认之诉，不受时效限制。

上述争论涉及职务技术成果权属纠纷中，原告的请求权到底是物权请求权还是债权请求权。按照民法理论，返还原物、停止侵害、排除妨害、恢复原状等要求恢复物权人对其物圆满支配和占有的状态的请求属于物权请求权，应当不受诉讼时效的限制，赔偿损失的请求属于债权请求权，应当受到诉讼时效的限制。

在最高院（2021）最高法知民终2395号案件中，被告某甲公司以原告某乙公司的诉请应受到时效限制进行抗辩，法院审理后认为，本案属于专利权权属纠纷，系当事人之间围绕特定专利权的归属发生争议，进而由某乙公司向法院主张将业已登记在某甲公司名下的专利权变更至己方名下。由于专利权类似于物权，具有绝对权性质和对世效力，无法归入债权请求权的范畴，故专利权权属纠纷属于形成之诉，并非可以适用诉讼时效制度的给付之诉。

可见，在司法审判实践中，职务技术成果权属纠纷基于权属的绝对权性质和对世效力，被认为不属于债权请求权范畴，不适用诉讼时效制度。

鉴于职务技术成果权属纠纷不适用诉讼时效制度，主张职务技术成果权属的一方可以随时向法院提起诉讼，而不受时间限制。甚至在涉案专利权终止后，当事人仍可就专利权存续期间的权属提起诉讼，因为专利权原始权利归属的判定可能关系到专利权终止前专利权人权利义务的承担或相关纠纷的解决 [11]。对于拟上市公司而言，在处理可能涉及职务技术成果权属纠纷事项时，应当全部梳理具有潜在纠纷风险的技术成果，不能因为技术成果形成时间久远，就不予重视。